La Cassazione s’esprime sulla vendita solo locale di abbigliamento con una vecchia registrazione
Ci sono voluti quasi quindi anni di tribunali e nel frattempo l’azienda è fallita, ma fa notizia che il colosso americano Jack Daniel’s sia stato sconfitto e che i giudici della Cassazione abbiano dato ragione alla Manifatture Montecarlo di Lucca che aveva commercializzato capi di abbigliamento con il marchio della famosa casa californiana.
La vicenda è particolarmente complessa: la Jack Daniel’s Properties, Inc., con sede a San Rafael in California, è produttrice ed esportatrice di whisky e ovviamente è titolare del marchio, depositato in Italia sin dal 1979, per le sue bevande alcoliche. Ma seguendo la logica del marketing allargato e diversificato, nel 1990 estende la tutela del suo marchio anche ad altri 25 prodotti di abbigliamento, depositandone quindi i rispettivi marchi nazionali e comunitari. La causa legale prende inizio agli inizi del 2002, quando la Jack Daniel’s viene a conoscenza del fatto che la Manifatture Montecarlo Srl, di cui era amministratore Franco Cecchi, aveva registrato precedentemente il marchio Jack Daniel’s per prodotti quali borse, altri prodotti in cuoio e abbigliamento. Una vecchia registrazione che era scaduta nel 2000 e non era stata più rinnovata dagli imprenditori lucchesi.
I capi di abbigliamento continuavano comunque ad essere venduti e nei magazzini erano conservate ancora larghe scorte di invenduto. Così nel luglio 2005, la Jack Daniel’s Properties, Inc. portava in giudizio la Manifatture Montecarlo s.r.l. chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della contraffazione del proprio marchio.
La sentenza della Cassazione
Gli imprenditori lucchesi avevano un diritto di pre-uso avendo registrato prima alcuni marchi relativi al merchandising. Inoltre, commercializzando tali prodotti solo localmente, non avevano arrecato danni alla società americana.
Anzi, se avessero proseguito la vendita dei prodotti anche a livello nazionale e non solo locale avrebbero inficiato la successiva registrazione di tali prodotti da parte del colosso statunitense: “La notorietà nazionale del preuso avrebbe, per vero, comportato il difetto di novità e, quindi, l’invalidità del marchio Jack Daniel’s successivamente registrato, ed il diritto all’uso esclusivo dello stesso da parte del preutente Franco Cecchi. Dal momento che il preuso era rimasto noto solo a livello locale, si erano venute, invece, a verificare, nella specie, le condizioni per l’attuazione di un regime di duopolio”.
